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スタートアップのIP!Q&A #5 スタートアップに精通した弁理士と出会うには?

連載記事

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この連載では知財(IP)に関する読者の疑問をOne ip特許法人事務所の澤井弁理士が解決していく新コーナーです!この連載を通して知財や特許をより身近に感じてもらえますと幸いです。

スタートアップのIP!Q&A #4大企業とのライセンス契約について

澤井 周氏
One ip特許業務法人 パートナー
弁理士 博士(工学)

東京大学工学部産業機械工学科卒業、 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻博士課程修了。大手素材メーカー、日本学術振興会特別研究員、都内特許事務所、 企業知財部を経て、2019年、R& Dと事業戦略とに密接した知財支援をさらに進めるべく、One ip特許業務法人に参画。企業知財部では、発明発掘、 出願権利化、知財企画、知財戦略支援、 研究者への知財教育等を担当。新製品・ 新事業モデルを見据えた知財戦略・特許網構築の支援に尽力。One ip特許業務法人では、主にクライアントの知財戦略支援、 クライアント知財管理、所内管理を担当。

第五回目のお悩みは「スタートアップに精通した弁理士と出会うには?」

とあるスタートアップの法務部でお仕事をしているMさんからのお悩みです。

Mさん  法務担当

Mさんのお悩み

スタートアップの法務部で仕事をしています。商標や特許などの知財戦略を進めたいのですが、インハウスで専任の方を採用するのは予算的にも難しいと考えています。スタートアップビジネスに精通しており、なおかつスタートアップのビジョンに共感していただける弁理士の先生はどのようにすれば出会えるのでしょうか?

そもそも、スタートアップは弁理士の先生にどのような事をお願いすべきなのでしょうか?

弁理士の仕事は、特許や商標などの知財に関する仕事全般の出願の代理を請け負うのが一般的な仕事です。最近では、スタートアップ向けに知財戦略に関するアドバイスや、権利化した知財の活用支援などのサービスを提供している弁理士の先生もいます。

スタートアップは企業の成長スピードやカルチャー、資金調達のイベントやイグジットに向けた成長戦略など、一般的な中小企業や大企業とは事業開発の進め方が全く違います。単にクライアントが希望するような商標を出したり特許を取ったりするだけではなく、事業の内容に併せて、何を権利化すべきなのかを戦略的に一緒に考えてくれる弁理士の先生を探すのがよいかと思います。

スタートアップに合う弁理士の先生とは、どのようなポイントで見極めれば良いのでしょうか?

一番はスタートアップのカルチャーに合いそうな方を選ぶのが良いかと思います。それが合わなければ、意思疎通ができず、関係性を構築できないまま、最終的には事業的には無関係な、戦略的に使えない知財がアウトプットとして出てくることもあり得ます。まずは積極的にコミュニケーションを取ってくれて、何かあれば都度相談にのってくれる弁理士の先生であるかを見極めるのが良いと思います。

例えば、継続的にスタートアップの状況を把握するために顧問契約を提案している事務所もありますし、社内Slackに知財専用チャンネルを作りその中で経営に関わるところにまでコミットするなど、CIPOとしてスタートアップの経営に関わり、経営陣と一緒に知財戦略を練るというやり方もあると思います。スタートアップと弁理士の関わり方は色々ありますが、お互いに深く関われば関わるほど会社の知財として何を取得し何を活用すべきなのかどうかが明確になるかと思います。

後はコスト面も最初から明確に話をしてくれる弁理士が良いでしょう。知財の取得や保護はコストがかかるものであり、事業領域によっては出願時に数十万~数百万もかかる場合もあります。まだ起業したての時期においては、知財にかけられる予算について事前に弁理士に相談したうえで、そこでしっかり対応してくれるかどうかも見極めるポイントのひとつかと思います。

どのようなコミュニケーションを取ってくれる弁理士の先生が良いのでしょうか?

まずはスタートアップの事業内容を理解し、どのような課題を解決したいかしっかり理解したうえでコミュニケーションを取ってくれる先生が良いでしょう。

お互いが同じ方向を向いていることが重要だと思います。事業そのものの深い知識も重要ですが、どういう特許を取れば良いのか、そもそも特許を出すべきかどうか、スタートアップの利益を第一に考え、一緒に事業を拡大していくことを意識して深く突っ込んだ話ができる事が大切だと思っています。

あとはコミュニケーションの取り方も柔軟な方が合うと思います。最近ではSlackやメッセンジャーなどのチャットツールで臨機応変に対応してくれる弁理士の先生も多いと思います。

スタートアップに合う弁理士の先生は、どうすれば出会えるのでしょうか?

まずはVCや、投資家、顧問弁護士、知り合いの経営者に紹介してもらうのが良いと思います。大学発ベンチャーであれば大学の知財部やTLO、関わりのある弁護士等に相談するのも良いでしょう。また、日本弁理士会でも無料相談をしているので、最初はそのようなところに相談してみるのも良いと思います。後はインターネットで弁理士について検索すると、SNSなどで発信されている先生も多いので、そこからコンタクトを取るなども良いかと思います。

創業期のスタートアップが弁理士の先生に相談する事にポジティブな効果はありますか?

弁理士だけでなく、創業期に知財として何を大事にするべきかの検討はどのスタートアップも重要だと感じています。リアルテック系企業は特に重要ですね。スタートアップの差別化を図るためのコア技術は特許等でまず保護し、その後にビジネスの設計に併せて知財のポートフォリオを考えるのが、最適な方法の一つだと思います。

また、創業期に弁理士などの知財の専門家に入ってもらい、差別化となるポイントを特許で守るのかノウハウとして隠しておくのかなど、ビジネスのスキーム作りの支援を知財の面から考えてもらうこともできるので、事業を成長させるうえで非常に有効だと思います。

スタートアップの知財戦略は、ビジネスのコアがテクノロジーの企業のみ有効なのでしょうか?

事業によって多少ウェイトは違うものの、知財戦略はどのスタートアップにも重要な事だと思います。一般的にITやWebサービスなどは、既にある技術の寄せ合わせであっても新たな課題を解決するものが多く、その組み合わせによっては新しければ特許は取れることもあります。技術が簡単であればあるほど特許としては他社の排除の効果が大きく、第三者がそのサービスを真似したくてもできない状況になります。

また、起業家側が考える知財と専門家が考える知財の間で、重要なポイントが異なるケースも多いです。「強み」のポイントが実は違うところにあったという事はよく起こります。ビジネススキームをブレストで揉む際に弁理士などの専門家の観点を入れる事で、今までにない強みを見つけられたり、事業の可能性を広げる事ができます。

ちなみに、商標においては、全てのスタートアップで重要です。商標登録をしていなかったから、せっかく考えた社名やサービス名を使えなくなってしまったというケースは非常に多く、社名やサービス名はどの事業においても商標登録出願を行って早い段階でおさえておかなければなりません。これは、弁理士のサポートの有無に関わらず、起業したらまずは商標登録をすることを考えるのが望ましいです。このように、知財の重要性は事業領域によって大きく異なりますが、その大きさに関わらず、事業戦略を考えるうえで、その一翼を担う知財の存在は意識しておいたほうが好ましいと言えます。

次回の『スタートアップのIP!Q&A』は4月2日(金)に公開予定です。お楽しみに!

スタートアップのIP!Q&A #4大企業とのライセンス契約について



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