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スタートアップのIP!Q&A #6特許調査について

連載記事

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この連載では知財(IP)に関する読者の疑問をOne ip特許法人事務所の澤井弁理士が解決していく新コーナーです!この連載を通して知財や特許をより身近に感じてもらえますと幸いです。

スタートアップのIP!Q&A #5 スタートアップに精通した弁理士と出会うには?

澤井 周氏
One ip特許業務法人 パートナー
弁理士 博士(工学)

東京大学工学部産業機械工学科卒業、 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻博士課程修了。大手素材メーカー、日本学術振興会特別研究員、都内特許事務所、 企業知財部を経て、2019年、R& Dと事業戦略とに密接した知財支援をさらに進めるべく、One ip特許業務法人に参画。企業知財部では、発明発掘、 出願権利化、知財企画、知財戦略支援、 研究者への知財教育等を担当。新製品・ 新事業モデルを見据えた知財戦略・特許網構築の支援に尽力。One ip特許業務法人では、主にクライアントの知財戦略支援、 クライアント知財管理、所内管理を担当。

第六回目のお悩みは「特許調査について」

とあるスタートアップの法務部でお仕事をしているMさんからのお悩みです。

Sさん  法務担当

Sさんのお悩み

スタートアップの法務部で働いています。知財戦略を始めるにあたり、まずは他社の特許調査をしようと考えています。ですが、自分たちがまずはどのような目的意識で調査を進めるべきなのか、どのような事を調査すべきなのかが解らず悩んでいます。

そもそも特許調査にはどのような役割があるのでしょうか?


特許調査の目的は「技術動向調査」「先行技術調査」「侵害予防調査」と、大きく分けて三つあります。

まずは、今後プロダクトを開発していくにあたりそのマーケットや技術分野においてどのような会社が何件特許を出しているかなどを調べる「技術動向調査」があります。マーケットに紐づく技術のトレンドを読み取り、レッドオーシャンやコモディティ化している領域や、ぽっかりと空いている領域を、探すような調査になります。このようなマーケット情報と知財の情報とを組み合わせて事業戦略を構築するための方法は「IPランドスケープ」とも呼ばれることがあり、知財情報を有効に利用した手段として注目されています。

二つ目は「先行技術調査」です。これはプロダクトを開発する際に自分たちが差別化できると思っているポイントで特許を取りたい場合、それと似たような技術思想や発明がすでに存在しているかどうかを調べる目的の調査です。調査した結果、自分たちのプロダクトと近い発明がすでに存在していれば、特許性を確保するためにより踏み込んだ新しい観点を付け加えるなど、先行技術調査から特許を出すポイントをあぶり出すことができます。このような先行技術調査ではプロダクトの開発における新たなヒントが見つかることもあります。

三つ目は「侵害予防調査」です。FTO(Freedom to Operate Search)やクリアランス調査とも呼ばれることがあり、他人の特許権を侵害していないかどうかの調査です。「先行技術調査」では先に公開されている特許の公開公報の中身のすべてが対象となるのですが、「侵害防止調査」の場合は特許の権利範囲に記載されている構成がプロダクトの構成と同一かどうかを確認する調査になります。調査をした結果、他人の権利を侵害する可能性があった場合は、特許権を侵害しないよう一部の仕様を変更したりします。どうしても仕様変更できない場合は、例えば特許権を譲渡してもらったり、ライセンスを受けるなどの選択肢も入ってきますが、応じてもらえない場合はそもそもプロダクト開発そのものの方針を変える必要が出てくるケースもあります。また、場合によっては、抵触している特許を無効にするような手続を行うこともあります。プロダクトをマーケットにリリースする前段階で、他社の特許に抵触するようなことがないかどうかは、デューデリジェンスの対象となる場合もありますので、確実に行うほうが事業的なリスクは下げられると思います。

特許調査方法はどういうものがありますか?

近年、様々なツールが出てきていますが、まず自分たちで特許調査をしたいという場合は、INPIT(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)が提供するJ-PlatPatという無料の調査ツールがおすすめです。例えば、技術に関連するキーワードや会社名(出願人の名称)を入れて検索すると、該当する特許の公開情報を見ることができます。商標についても見ることができるので、他人がどのような商標を出願しているか、登録商標と同じ商標を同じようなプロダクトやサービスで使用していないかどうかの検討ができます。その他、無料で使えるツールとしてGoogle Patentsなどもあります。Google検索と同じ要領でキーワード検索すれば関連特許が出てきます。手軽にパッと調べたい時は、これらの無料ツールを使うと良いかもしれません。

ただし、J-PlatPatやGoogle Patentsなどの無料調査ツールは、一件ごとの情報を見るのは良いのですが、リスト化したり統計的な解析をしたりグラフを作りたい場合は少し手間がかかります。本格的な特許調査を行う際は有料ツールや弁理士の先生にお願いするなど外部機能を活用した方が良いかと思います。ただ、有料ツールは機能が高くなればなるほど使用料金も高くなりますし、頻繁に使用するようなものでもないと思いますので、スポットで調査したい場合は弁理士の先生にお願いした方がコストが抑えられる場合もあります。特許の調べ方もコツがあり、技術領域によっては何千件も関連技術が出てくる場合があります。どのような内容でどの程度の量を調査すればいいかも専門家に頼むことで的確に見極めてもらえます。

特許調査をする際に意識すべきことはありますか?

特許調査の目的によって調べる量やかける時間が大きく変わってきます。なぜ調査するかの明確な目的と規模感、自分たちのプロダクト開発の進捗状況も併せて考えることが重要だと思います。特許調査をすれば、次にどういう手を打てば良いかが見えてきます。逆に考えると、特許を出願する人からすると、第三者が自分たちの特許を調査した結果プロダクトの開発方針を変更しているようなこともあり得るので、表に出ないだけで実は知らない間に、特許出願が第三者の意思決定に大きな影響を与えていることがあります。

「特許は本当に意味があるのか?」という言葉も耳にしますが、実は知らない間に牽制効果が働いていることもあります。トラップは作動していなければ本当に効果があるのかは実際には解らないけれど、実は置いてあるだけでもみんながそこを遠回りしているというように、そのような目に見えない効果が特許にはあります。特許調査は予め仕掛けてあるトラップをあらかじめ見つけるための手段として、非常に重要な役割を担っています。

次回の『スタートアップのIP!Q&A』は4月16日(金)に公開予定です。お楽しみに!

スタートアップのIP!Q&A #5 スタートアップに精通した弁理士と出会うには?



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